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論馳名商標的司法認定

來源:同濟律師 發布時間:2008-5-7
 
知識產權部 曲延興律師


內容摘要:自2001年7月起,人民法院開始擁有司法認定馳名商標的權力,馳名商標認定結束了行政認定單軌制模式,形成馳名商標行政認定和司法認定并存的雙軌制模式。目前,馳名商標司法認定已成為當前我國知識產權審判工作中的熱點問題,馳名商標司法認定逐漸得到公眾的認可。為了更好地保護馳名商標,在司法實踐中,必須準確理解馳名商標的內涵,嚴格把握馳名商標的認定標準,避免不當認定馳名商標,確保馳名商標司法認定的嚴肅性和權威性。
關鍵詞:馳名商標      司法認定
自2001年7月最高人民法院頒布《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》以來,人民法院開始擁有對馳名商標進行司法認定的權力。由于司法認定馳名商標具有程序簡便、認定時間短等特點,配合商標維權案件同時進行,具有較好的維權效果,因此,通過訴訟要求法院進行司法認定“馳名商標”以達到跨類保護目的的案件明顯增多,馳名商標的司法認定已成為全國知識產權審判工作的熱點。本文擬從馳名商標的含義、馳名商標認定的歷史沿革、馳名商標司法認定與行政認定的異同、馳名商標司法認定的原則和標準以及馳名商標司法認定中應注意的問題展開論述,以避免不當認定馳名商標,確保馳名商標司法認定的嚴肅性和權威性。
一、馳名商標的概念及馳名商標認定的歷史沿革
(一)馳名商標的概念
馳名商標(well-known marks)概念首創于《保護工業產權巴黎公約》,但什么是馳名商標,并沒有明確規定。雖然在法律上到目前還沒有馳名商標的準確定義,但學者對馳名商標從學術研究的角度進行了大量的闡述,基本上認為,馳名商標應具備兩個基本內涵,一是為相關公眾所知悉,二是具有較高的聲譽。我國國家工商行政管理總局2003年4月發布的《馳名商標認定和保護規定》第2條將馳名商標定義為:“本規定中的馳名商標是指在中國為相關公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標”。
(二)馳名商標認定的歷史沿革
我國馳名商標的認定經歷了一個從無到有,從不規范到逐步規范,從行政認定單軌制到行政認定、司法認定雙軌制的發展歷程。
1、馳名商標行政認定階段
1985年我國加入《巴黎公約》之后,開始承擔該公約所規定的義務。1987年8月,國家工商行政管理局商標局在商標異議案中,認定美國必勝客國際有限公司的“PIZZA HUT”的商標及屋頂圖形商標為馳名商標,并對澳大利亞鴻圖公司在相同商品上強注的相同商標不予注冊。這是中國加入《巴黎公約》后認定的第一件馳名商標。1989年,北京市藥材公司發現其“同仁堂”商標在日本被搶注。該公司遂以“同仁堂”系馳名商標為由,請求日本特許廳撤銷該不當注冊的商標,日本要求提交“同仁堂”系我國馳名商標的證明文件。為了保護我國商標在他國的合法權益,商標局在作了廣泛的社會調查之后,于1989年11月18日正式認定“同仁堂”商標為我國馳名商標。“PIZZA HUT”和“同仁堂”兩例馳名商標的認定開創了我國馳名商標認定的先河。此后,我國在實踐中對巴黎公約成員國的馳名商標,如“JEEP”“FREON”“山特”等商標進行了認定和保護。截至1996年,全國共認定了不足20件馳名商標。
1996年8月14日,國家工商局頒布《馳名商標認定和管理暫行規定》,該規定確立了馳名商標認定“主動認定為主,被動保護為輔”的原則,并規定國家工商局商標局是唯一有權認定馳名商標的機關。
2、馳名商標行政認定和司法認定并存階段
最高人民法院于2001年7月發布的《關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和2002年10月發布的《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,賦予人民法院依法認定馳名商標的權力。至此,我國馳名商標認定結束了行政認定的單軌制模式,正式形成了行政認定和司法認定并存的雙軌制模式。
二、馳名商標司法認定與行政認定的異同
馳名商標的司法認定和行政認定,目的都在于維護良好的社會主義市場經濟秩序,推動市場經濟健康有序發展,兩者的出發點是相同的。同時,馳名商標的司法認定和行政認定都遵循“被動保護、個案認定”的原則,認定馳名商標應當考慮的因素以及證明商標馳名所要求提供的證據材料也是一致的。但司法認定和行政認定確有明顯的不同,主要體現在以下幾個方面:
一是行使馳名商標認定權的主體不同。馳名商標司法認定的案件是由中級以上人民法院管轄;而馳名商標行政認定權的主體是國家商標局和國家商標評審委員會。
二是認定程序不同。馳名商標司法認定中,當事人請求法院認定馳名商標只能在法院審理相關的域名糾紛或者商標糾紛案件中提出,當事人不能單獨提起申請認定馳名商標的訴訟;在馳名商標行政認定中,在商標注冊、商標評審過程中產生爭議時,有關當事人可以向商標局或者商標評審委員會請求認定馳名商標,商標局及商標評審委員會根據當事人請求,認定其商標是否構成馳名商標。
三是認定后的救濟途徑不同。對馳名商標的司法認定來說,如果不服一審法院對馳名商標認定的結果,當事人可以提起上訴,在二審中對爭議商標是否馳名將予以重新認定;對馳名商標的行政認定結果,如果當事人對國家商標局或商標評審委員會作出的決定或裁定不服則可以提起行政訴訟。
四是認定效力不同。針對同一個案,行政認定中商標局的確認是非終局性的,司法認定具有終局性,司法認定的效力高于行政認定的效力。
五是適用范圍不同。司法認定中人民法院在審理商標糾紛案件中可以對注冊商標是否馳名作出認定,對未注冊商標是否馳名沒有明文規定;行政認定中國家商標局和商標評審委員會既可對被申請的注冊商標也可對被申請的未注冊商標是否馳名進行認定。
六是期限不同。人民法院認定馳名商標一般為六個月,時間較短;而行政認定中,由于法律沒有明確規定審查時限,異議案件至少需要3年以上,爭議案件更長達4年,甚至5年以上。
三、馳名商標司法認定的原則和標準
(一)馳名商標司法認定的原則
根據目前的審判實踐,在審理認定馳名商標案件中,人民法院應當堅持以下幾個原則:
1、被動保護、個案認定。所謂“被動保護”是指在訴訟過程中,只有在當事人依法提出請求,且根據具體案情,若不認定馳名商標,則商標法關于馳名商標特殊保護的規定就不能實施的情況下,才做出認定,人民法院不依職權主動認定。所謂“個案認定”是指人民法院在審理商標糾紛案件中認定,裁判文書所認定的馳名商標僅對該案具有效力,不必然對其他案件產生影響。如果涉案商標曾經被認定為馳名商標,且對方當事人認可該商標在本案中可以繼續作為馳名商標的,人民法院將不再審查,直接將其作為馳名商標予以保護;對方當事人不認可該商標為馳名商標的,人民法院應重新審查,作出該商標是否為馳名商標的認定,提出不認可馳名商標的一方當事人負有最初的舉證責任。 
2、域內馳名。商標權具有地域性,在一國注冊的商標,只在該國的領域內受其本國法律保護,超出該國范圍,則不受他國保護。馳名商標與普通商標一樣具有地域性,某個商標可能在某國有很高的市場評價和公眾認可,但由于商品銷售未及于其他區域,在別國可能就沒有多少知名度,馳名商標的保護也就無從談起。
3、案情需要。馳名商標之所以被認為應給予特殊保護,來源于商標淡化理論。商標淡化是指未經權利人許可,將與馳名商標相同或相似的文字、圖形及其組合在其他不相同或不相似的商品或服務上使用,從而減少、削弱該馳名商標的識別性和顯著性,損害、玷污其商譽的行為。如果涉案侵權行為所涉及的商品與涉案注冊商標所核定使用的商品屬于同一種商品,涉案注冊商標則依照《商標法》中關于普通商標侵權的規定即可得到保護,不需要適用馳名商標的特殊保護,對其是否馳名做出判斷和認定也就沒有了實質意義。
4、主動審查。在馳名商標案件中,對于馳名事實應當采取積極主動的職權式審查。在商標是否馳名的審查中,人民法院的職權式審查是主要的,當事人的訴辯意見和觀點則是次要的,被控侵權人的答辯和質證意見不應對馳名商標的認定產生終局影響,即使被控侵權人認可商標權利人的主張和證據,甚至認可商標具有馳名性,商標是否馳名仍應是人民法院必須查明的事實,商標權利人仍應承擔相應的舉證責任。
(二)馳名商標司法認定的標準
依據我國《商標法》第十四條,認定馳名商標應當考慮以下因素:(一)相關公眾對該商標的知曉程度;(二)該商標使用的持續時間;(三)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍;(四)該商標作為馳名商標受保護的紀錄;(五)該商標馳名的其他因素。
1、相關公眾對該商標的知曉程度。一是應正確界定“相關公眾”的范圍,相關公眾一般應當包括,但不必局限于:(1)使用該商標的那些商品或者服務的實際和/或潛在的顧客;(2)使用該商標的那些商品或服務的銷售渠道中所涉及的人員;(3)經營、管理、使用該商標的工商業界。二是正確把握“知曉程度”,司法實踐中,可以參照《馳名商標認定和管理規定》第三條的相關規定,具體包括:證明相關公眾對該商標知曉程度的有關材料;證明該商標使用持續時間的有關材料,包括該商標使用、注冊的歷史和范圍的有關材料;證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍的有關材料,包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域范圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關材料;證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關材料,包括該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的有關材料;證明該商標馳名的其他證據材料,包括使用該商標的主要商品近三年的產量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區域等有關材料。還可通過消費者調查或民意測驗進行確定。
2、該商標使用的持續時間。隨著資訊科技與媒體宣傳的飛速發展,完全可以使一個商標在短時間內獲得較高的知名度,為相關公眾所知悉,但要為相關公眾認可接受、獲得良好聲譽、產生相應的經濟利益、具備絕對顯著性,必然有一個時間上的要求。法院在認定時通常把持續使用時間確定為五年左右,最少不少于三年,這與《馳名商標認定和保護規定》第3條關于認定馳名商標時當事人應提供使用該商標主要商品近三年銷售記錄的規定是相吻合的。
3、該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍。廣告不僅是促進商品流通的方式,更是賦予有形產品無形價值的過程。商標宣傳工作的程度涉及到廣告宣傳費、廣告宣傳的媒體覆蓋度、宣傳頻率等方面,其中廣告宣傳費是法院衡量宣傳程度的重要指標之一,同時應考慮對該商標宣傳的持續時間、范圍及媒體等級,考慮覆蓋全國各地的眾多銷售網點、代理渠道以及子公司、分公司的數量。
4、該商標作為馳名商標受保護的記錄。雖然一案中被認定為馳名的商標不具有持續效力,但曾經被認定的個案必然能反映商標當時的狀態,應作為以后認定的一個參考。
5、該商標馳名的其他因素。在馳名商標司法認定中,除了考慮上述四個方面原因外,還應考慮使用該商標的商品隱含的無形資產情況,考慮該商標被故意仿冒侵權的情況。 
四、馳名商標司法認定中應注意的問題
(一)原告在起訴時不能將認定其商標為馳名商標作為一個訴訟請求
目前,在馳名商標司法認定的訴訟中,基本上所有的原告在起訴狀中將請求人民法院認定其商標為馳名商標作為一項獨立的訴訟請求提出,很多法院的判決書中也將認定馳名商標作為一個獨立的判決主項,筆者認為這一做法是不妥當的,這種做法不符合我國商標法等法律和司法解釋中有關馳名商標認定的規定和立法本意,人民法院認定馳名商標,是作為審理案件需要查明的事實來看待的,當事人關于認定馳名商標的請求,其性質是要求法院查明事實,原告在訴訟中只能將其商標為馳名商標陳述為一項事實并進行舉證證明,不能作為一項訴求,人民法院也只能在認定事實部分確認原告能夠舉證證明其商標馳名的事實,并進而在說理部分得出原告商標是否馳名的認定,而不應成為一個獨立的判決主項。因為法院認定商標馳名與否是個案中對原告商標事實狀態的確認,被認定為馳名的商標不對社會普遍有效,不適用于第三者,甚至對被告而言也不能當然及于另案,這是個案認定機制最主要的特征,如果馳名商標認定能成為一項訴求,在被支持的情況下通過生效判決賦予原告商標系馳名商標以確定力、強制力及拘束力,必然與馳名商標的個案認定機制相悖。
(二)嚴格依照法律及有關司法解釋的規定審理涉及認定馳名商標的案件,確保司法認定馳名商標的嚴肅性和權威性
從法律規定的角度看,我國現行的馳名商標認定制度,無論是行政認定,還是司法認定,均采用“被動保護、個案認定”的原則,這說明被認定的馳名商標,其效力僅對該個案有效,并不必然對其后的案件自動具有拘束力。馳名商標并不是商標法上的一種特殊商標,而是法律為所有商標提供的一種可能的保護,但由于我國馳名商標法律制度起始于工商行政部門,從馳名商標制度構建的開始就產生一種誤導,無論是企業還是一般公眾都認為馳名商標是政府授予的一種榮譽稱號。這就導致了一旦某商標被認定為馳名商標,則使用該商標作為無形資產的價值瞬間劇增,在這樣的現實中,廣大企業似乎對“被動認定、個案有效”這一認定馳名商標的立法本意無動于衷,而把馳名商標的司法認定作為其“品牌戰略”的目標,不惜代價,千辛萬苦去取得馳名商標的認定,一旦被認定,就進行大力宣傳,比如召開新聞發布會、在報紙、電視等媒體上作廣告等。而且,在宣傳馳名商標時,并不標明其馳名商標的使用范圍,而是籠統的標明“某某商標――中國馳名商標”。這些企業似乎不知馳名商標是一動態事實,而想當然的認為一旦馳名商標被認定,那么當然可以對其商標標以“馳名商標”的標簽進行大力的宣傳。更有甚者,有些企業通過“虛假訴訟”或“虛構訴訟”的方式來獲得馳名商標的認定,如山東省高級人民法院在去年報送的9件馳名商標司法認定案件中,有2件被認為不符合條件,不能被認定為馳名商標。針對這一狀況,商標領域內的有識之士提出了忠告:如果出于地方利益或部門利益,大批的馳名商標的匆忙誕生,可能淡化社會公眾對馳名商標的信賴,進而損害整個馳名商標保護機制。所以作為法院在受理和審理有關馳名商標認定的案件中應采取審慎態度,要切實嚴格把握馳名商標的認定標準,堅決避免降低馳名商標的認定標準,使不具備馳名商標法定條件的商標被認定為馳名商標,同時加強對涉及馳名商標認定的案件的審查,堅決避免有關當事人通過“虛構訴訟”的方式獲得馳名商標認定,從而保障人民法院司法認定馳名商標的嚴肅性和權威性。
編輯:曲延興
 
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